Merkenrecht op de schop

Geuren in het merkenrecht
Geuren in het merkenrecht

In mijn handboek Merkenrecht en in het artikel Wijzigingen merkenrecht op komst heb ik de komende wijzigingen op het gebied van het merkenrecht in Europa al kort aangestipt. Deze veranderingen zijn nu een feit. In december 2015 zijn de nieuwe merkenrichtlijn en de gewijzigde merkenverordening gepubliceerd. Het beschermen van merken in Europa wordt hierdoor eenvoudiger en efficiënter. Bovendien zijn de regels binnen Europa beter op elkaar afgestemd en sluit het nieuwe merkenrecht meer aan bij de moderne tijd.

De gewijzigde merkenverordening treedt 23 maart 2016 al in werking. Hoogste tijd dus om bij een paar belangrijke veranderingen stil te staan.

Nieuwe regels voor het merkenrecht in Europa

Bescherming van een merk kan worden verkregen door een aanvraag tot registratie te doen in de Benelux en/of in andere landen. Ook kan bescherming in één keer voor heel Europa worden aangevraagd. Op een snelle en voordelige manier kan zo in één keer een merkrecht worden verkregen voor alle 28 landen van Europa (in de gewijzigde Europese verordening Uniemerk genoemd).

Voor nationale en Europese merken bestaat verschillende regelgeving. De bescherming van een Europees merk wordt geregeld door een Europese verordening. De regels voor nationale merken, of in ons geval Benelux-merken zijn te vinden in nationale wetten (bij ons Benelux regelgeving). Deze nationale regels zijn gebaseerd op een Europese richtlijn. De regels in de Europese richtlijn en de Europese verordening zijn niet op alle punten hetzelfde. Bovendien laat de richtlijn nog veel ruimte voor de nationale wetgevers om hun eigen regels voor nationale merken te bepalen. Deze verschillen in regelgeving in Europa brengen natuurlijk veel onduidelijkheid en onzekerheid met zich mee. Hieraan wil de Europese wetgever nu een einde maken. De nieuwe Europese richtlijn is veel meer in lijn met de Europese verordening. Ook de verordening zelf is gewijzigd.

Wanneer veranderen de regels voor het merkenrecht in Europa?

De gewijzigde Europese verordening treedt op 23 maart 2016 al in werking en de meeste bepalingen hieruit zijn direct al van toepassing. Vanaf 23 maart 2016 wordt iedereen die een Europees merk wil registreren dus geconfronteerd met de nieuwe regels. Voor de nieuwe richtlijn ligt dat iets anders. Hoewel deze al op 13 januari 2016 in werking is getreden, is een richtlijn niet rechtstreeks van toepassing. De richtlijn is gericht aan de lidstaten van Europa, die deze regels moeten opnemen in hun nationale wetgeving. De lidstaten krijgen tot 15 januari 2019 de tijd om hun nationale wetgeving aan te passen aan de richtlijn.

Geur, tast en geluid en andere exotische merken

De vervanging van de term Gemeenschapsmerk door Uniemerk zal voor adviseurs en advocaten op het gebied van merkenrecht nog wel even wennen zijn, maar dat is voor merkhouders natuurlijk niet belangrijk. Wel interessant is dat merken voortaan niet meer grafisch hoeven te worden weergegeven in het merkenregister. De inschrijving in het merkenregister moet wel duidelijk en nauwkeurig zijn. Iedereen moet immers op basis van dit register kunnen vaststellen welk merk er is geregistreerd. De wetgever vond registratie door grafische weergave echter achterhaald en wilde ruimte scheppen voor registratie met behulp van andere, moderne technieken. Dit opent deuren voor allerlei niet-zichtbare merken als geuren, tastmerken en geluiden, die soms best als merk kunnen dienen voor producten of diensten. Dit soort merken kon eerder door de strenge eisen niet worden geregistreerd. Ik ben benieuwd wat voor leuke en exotische merken wij als adviseurs nog voorbij zien gaan komen!

Nauwkeurige omschrijving producten en diensten

Bij de registratie van een merk moet worden opgegeven voor welke producten of diensten het merk zal worden gebruikt. Alleen voor die producten en diensten wordt het merk beschermd. Deze producten en diensten zijn opgenomen in een lijst en in bepaalde categorieën ingedeeld. Ieder van die categorieën, ook wel klassen genoemd, bevat een aantal algemene termen die de producten of diensten uit die klasse samenvatten (klasse-headings). Zo bevat klasse 25 bijvoorbeeld “kleding, hoofddeksel en schoeisel”. Uit gemak, en om een zo ruim mogelijke bescherming te krijgen, werden meestal alleen die klasse-headings in het merkenregister opgenomen.

Op 19 juni 2012 heeft het Hof van Justitie in het IP-Translator-arrest geoordeeld dat het gebruik van de globale omschrijvingen uit de klasse-headings is toegestaan, voor zover die omschrijvingen voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn. Niet alle globale omschrijvingen uit de klasse-headings voldoen aan deze eisen. Dit geldt bijvoorbeeld voor klasse 40: “behandeling van materialen”. Dit soort vage bewoordingen moeten worden gespecificeerd. Als toch gebruik wordt gemaakt van de globale omschrijvingen uit de klasse-headings, moet de deposant aangeven of hij bescherming wenst voor alle producten of diensten die tot die klasse behoren, of slechts voor bepaalde van deze producten of diensten, die dan moeten worden benoemd. Als enkel wordt gekozen voor de algemene benamingen in de klasse-headings, wordt uitgegaan van de letterlijke betekenis van die termen.

Deze strenge eisen zijn nu in de verordening vastgelegd. De regels gelden zowel voor nieuwe als voor bestaande merken. Merkhouders van Uniemerken krijgen 6 maanden de tijd om de registratie van hun Uniemerk aan te passen. Doen zij dat niet, dan kan dit vervelende gevolgen hebben. Het gebruik van vage termen komt voor risico van de merkhouder. Door de letterlijke betekenis van bewoordingen aan te houden, kan de merkhouder een veel minder ruime bescherming hebben dan hij dacht. De strenge regels en de precisie waarmee de producten en diensten moeten worden omschreven, maken het inwinnen van advies bij een juridisch adviseur (merkgemachtigde) of advocaat merkenrecht niet overbodig. Zij kunnen advies geven over een omschrijving die door het Bureau voor de intellectuele eigendom van de Europese Unie geaccepteerd wordt en die ook voldoende de lading dekt.

Betalen per klasse

Voorheen betaalde de deposant één bedrag voor bescherming van het merk voor drie klassen tegelijk. De ‘drie voor de prijs van één-regel’ zorgde voor een vervuild register met merken die werden geregistreerd voor producten of diensten waarvoor het merk eigenlijk niet werd gebruikt. Aan deze regel is nu een einde gekomen. Voortaan moet per klasse worden betaald. Gebruik je een merk maar voor één klasse, dan hoeft dit ook maar voor één klasse te worden geregistreerd en wordt dus ook maar voor één klasse betaald.

Dit zijn een paar van de wijzigingen waar bestaande en toekomstige merkhouders mee te maken gaan krijgen. Het zijn zeker niet de enige wijzigingen, maar daarover later meer.

Geen auteursrechten voor slogan Bavaria

Weet jij van wie de volgende slogans zijn? “I’m lovin it“,  “Ik ben toch niet gek” of “Heerlijk, helder, ….“? Bij het horen van een slogan weten wij vaak al van wie hij is. Een heel effectief…

Brexit: gevolgen voor EU merken

De Brexit is een feit: over twee jaar zal het Verenigd Koninkrijk geen lid meer zijn van de EU. De gevolgen van het vertrek van de Britten uit de EU zijn op dit moment nog niet te…

2 comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *