Wijzigingen merkenrecht op komst

Merk nietig verklaardHet merkenrecht in Europa zal in de komende jaren behoorlijk wat wijzigingen ondergaan. De veranderingen zullen gevolgen hebben voor alle bestaande en toekomstige merken die worden beschermd in een land van de Europese Unie of die als één merk voor heel Europa zijn beschermd. In mijn handboek Merkenrecht heb ik de komende wijzigingen al aangestipt. De nieuwe regels voor Europese merken treden naar verwachting al in werking in het voorjaar van 2016. De nieuwe regels voor nationale merken zullen iets langer op zich laten wachten.

Vooruitlopend op de wijzigingen introduceert de Benelux op termijn een nieuwe procedure bij het Benelux Bureau. Als je wilt optreden tegen een ingeschreven merk, hoef je in bepaalde gevallen dus niet meer naar de rechter. 

Bezwaar tegen inschrijving merk

Het Benelux Bureau is de instantie die oordeelt of een teken in de Benelux ingeschreven kan worden als merk. Als een teken bijvoorbeeld bestaat uit een beschrijvend woord, kan het Bureau de inschrijving weigeren. Een beschrijvend woord moet immers door iedereen vrij kunnen worden gebruikt. Zo zijn er nog een aantal andere gronden waaraan het Bureau het aangevraagde teken toetst voordat het kan worden ingeschreven als merk.

Veel mensen denken dat een inschrijving ook wordt geweigerd als het teken al door iemand anders als merk is geregistreerd. Dat is niet zo. Het Bureau kijkt niet naar eerdere merkinschrijvingen. Als een merkhouder bezwaar heeft tegen de inschrijving van een teken, moet hij zelf maar actie ondernemen. Dit kan hij doen door een oppositieprocedure te starten bij het Bureau. Het jongere teken wordt dan niet ingeschreven als het teveel lijkt op het oudere merk en is aangevraagd voor dezelfde of soortgelijke producten of diensten, waardoor verwarring kan ontstaan.

Veel houders van merken hebben een bewakingsabonnement, waardoor zij op de hoogte blijven van nieuwe aanvragen van tekens die mogelijk conflicteren met hun oudere merk. Hierdoor kunnen zij op tijd bezwaar maken en eventueel een oppositieprocedure starten.

De mogelijkheid om bezwaar te maken tegen inschrijving van jongere tekens zal op termijn worden uitgebreid. Als het oudere merk bekend is, kan inschrijving van het jongere teken onder omstandigheden ook worden verboden als dat jongere teken voor heel andere producten of diensten is aangevraagd. Gevaar voor verwarring hoeft er dan ook niet te zijn. Dit biedt houders van bekende merken veel meer mogelijkheden om jongere tekens tegen te gaan die van die bekendheid willen profiteren.

Merk onterecht geregistreerd? Dan rest de gang naar de rechter

Wat nu als je als merkhouder geen abonnement hebt, of te laat bezwaar hebt gemaakt? Het aangevraagde teken wordt dan gewoon ingeschreven. Als je als merkhouder dan alsnog bezwaar wilt maken tegen de inschrijving, zul je een procedure moeten starten bij de rechter. De gronden die in een oppositieprocedure kunnen worden aangevoerd, kunnen allemaal ook bij de rechter worden aangevoerd. Daarnaast kunnen ook andere argumenten worden aangevoerd, maar die zullen we hier niet bespreken. Als je deze procedure wint, wordt de inschrijving van het merk van de ander nietig verklaard.

Nieuwe procedure bij Bureau biedt alternatief

Een procedure bij de rechtbank duurt vaak lang en is kostbaar. Je hebt een advocaat nodig en de drempel om deze stap te zetten is dan ook best hoog. Het Benelux Bureau ontwikkelt momenteel een efficiënte en snelle procedure als alternatief. Niet alle gronden die bij de rechter kunnen worden aangevoerd, zullen direct al door het Bureau worden behandeld. Het Bureau sluit in eerste instantie aan bij de gronden waarover zij toch al oordeelt in de fase waarin een teken nog niet is ingeschreven. Het gaat dan dus om tekens die geen merk kunnen zijn, bijvoorbeeld omdat zij beschrijvend zijn. Het gaat daarnaast om de gronden die ook in de oppositieprocedure aan de orde komen.

Het Bureau zal ook de mogelijkheid gaan bieden om het verval te vorderen van een merk. Het verval kan worden uitgesproken als een merk vijf jaar lang onafgebroken niet of te weinig is gebruikt. Het verval kan ook worden gevorderd als het merk een soortnaam is geworden, zoals dat ook is gebeurd met de ooit geldige merken asfalt, aspirine, of walkman. Als gebruik van een merk het publiek kan misleiden, kan tot slot ook het verval worden gevorderd. Ook voor deze vorderingen moeten we nu nog naar de rechter.

De nieuwe procedures bij het Bureau sluiten beter aan bij de procedures die al golden voor Europese merken. De procedures vormen een mooi vangnet om onterecht ingeschreven merken uit het register te laten verwijderen. Langslepende en kostbare procedures kunnen worden vermeden. Een puntje is nog wel dat het Benelux Bureau dan moet gaan oordelen over de vraag of een ingeschreven merk wel geldig is, terwijl datzelfde Bureau misschien ook al over de geldigheid van datzelfde heeft geoordeeld in de inschrijvingsfase. Hoe daarmee om zal worden gegaan, is een interessante vraag.

Betekent dit nu ook minder werk voor de advocaat? Wie weet. Vertegenwoordiging door een advocaat is bij deze procedures in ieder geval niet vereist, behalve als je het niet eens bent met de uitspraak en in hoger beroep wilt gaan. Bepaalde gronden worden voorlopig ook nog niet door het Benelux Bureau behandeld. Zo kan bij het Bureau in eerste instantie nog niet worden aangevoerd dat een merk nietig is, omdat de aanvrager het merk te kwader trouw heeft aangevraagd. Het Bureau en de gemachtigden die oppositieprocedures voor het Bureau voeren, hebben nog geen ervaring opgedaan met dit soort gronden, die nu alleen nog met behulp van advocaten kunnen worden aangevoerd bij de rechter.

Hoe de procedure eruit komt te zien, is grotendeels al bekend. De procedure zal erg gaan lijken op de oppositieprocedure, al zullen de kosten naar verwachting wel ietsje hoger uitvallen. De verwachting is dat deze nieuwe administratieve procedure in 2017 zal worden ingevoerd.

 

 

Geen auteursrechten voor slogan Bavaria

Weet jij van wie de volgende slogans zijn? “I’m lovin it“,  “Ik ben toch niet gek” of “Heerlijk, helder, ….“? Bij het horen van een slogan weten wij vaak al van wie hij is. Een heel effectief…

Brexit: gevolgen voor EU merken

De Brexit is een feit: over twee jaar zal het Verenigd Koninkrijk geen lid meer zijn van de EU. De gevolgen van het vertrek van de Britten uit de EU zijn op dit moment nog niet te…

One comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *